Masz logo i … możesz stracić je tak jak Ferrari czy McDonald's

Nie ma wątpliwości, że firmy te zbudowały swoją potęgę na marce. Tym bardziej zaskakujące są sytuacje, gdy giganci tracą prawo do logotypu, renomowanego znaku towarowego. Wygląda na to, że taka sytuacja może dotknąc każdego uprawnionego do logo, czyli znaku towarowego.

W maju 2020r Ferrari straciło prawo ochronne na znak towarowy, który przedstawia kształt (formę) auta Ferrari 250 GTO – kultowego samochodu produkowanego przez tę firmę w latach 60. W opinii Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),

Ferrari nie wykazało rzeczywistego używania znaku towarowego w obrocie handlowym dla żadnego z towarów należących do klasy 12 (pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie). Procedura odwoławcza jest w toku ale szok utraty prawa pozostał.

Podobnie w przypadku najsławnieszych na świecie kanapek. Na początku 2019 roku EUIPO, stwierdził wygaśnięcie słownego znaku towarowego „Big Mac” również orzekając, iż McDonald’s nie wykazał w postępowaniu korzystania z tego znaku przez ostatnie 5 lat.

Czym jest wygaśniecie prawa ochronnego na znak towarowy?

Jest to najprościej mówiąc wyeliminowanie z obrotu takiego prawa wyłącznego na znak towarowy. Wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa powoduje, że to prawo przestaje obowiązywać, czyli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy traci prawo do zakazywania osobom trzecim używania znaku towarowego dla wskazanych towarów i usług. I każdy może takiego znaku używać.

Kiedy może nastąpić stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy?

W oparciu o przepisy prawa własności przemysłowej [1] , prawo ochronne na znak towarowy może zostać wygaszone na skutek:

• nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
• utraty przez znak towarowy znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany (o tutaj mamy ten przypadek, gdy dla pokolenia dzisiejszych dziadków każde buty sportowe to adidasy a jednorazowe pieluchy bez względu na firmę, która je sprzedaje są pampersami 😊 ).

Jakie działania należy podejmować aby prawo ochronne na znak towarowy nie zostało wygaszone?

Aby nie narazić się na takie wyeliminowanie uprawniony powinien używać swojego znaku poprzez:

• umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• posługiwanie się nim w celu reklamy.

Jak z tego wynika używanie znaku jest prawem, ale także obowiązkiem uprawnionego, jeśli nie chce tego prawa stracić. Jeśli uprawniony nie używa zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to naraża się na stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak. Chyba, że miał ważne powody do jego nieużywania.

Kolejną podstawą wygaśnięcia prawa ochronnego jest utrata przez znak znamion odróżniających w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany. W tym przypadku mowa o zjawisku tzw. degeneracji znaku towarowego. Oznacza to, że znak towarowy przestał pełnić funkcję odróżniającą towaru przez określanie ich pochodzenia, a zaczął pełnić nazwę rodzajową lub funkcję opisową cech określonych towarów. Aby zapobiec degeneracji znaku towarowego należy:

• wysyłać listy ostrzegawcze i podejmować kroki prawne przeciwko podmiotom używającym oznaczenia w charakterze nazwy rodzajowej, co może stanowić delikt nieuczciwej konkurencji;
• używanie danego znaku towarowego w reklamie towarów lub usług;
• umieszczać w sąsiedztwie znaku towarowego symbol ® wskazujący, że dane oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Każdy jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, posiadanie interesu prawnego do złożenia wniosku nie jest wymagane. Oznacza to, że wystarczy złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarow przez konkurenta, aby prawo do znaku zostało poddane sprawdzeniu, z którą wiąże się ryzyko utraty tego prawa.